Le système sui generis
Le système sui generis de protection concerne les moyens expressément destinés à garantir la protection des indications géographiques.
- Comment les droits sont-ils acquis?
La plupart des législations nationales prévoient un enregistrement obligatoire des indications géographiques.
C’est en vertu du Règlement Européen 510/2006[1] , qu’au sein de l’Union Européenne (UE), pour bénéficier d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée(IGP), un produit doit faire l’objet d’une demande d’enregistrement à la Commission Européenne. La demande doit être accompagnée d’un cahier des charges comprenant au moins les éléments suivants: le nom du produit agricole, la dénomination du produit, la délimitation de l’aire géographique, la preuve que le produit provient bien de l’aire géographique indiquée, la méthode d’obtention du produit agricole, les liens entre la qualité du produit et le milieu géographique[2] .
Cependant certains pays comme le Singapour ne prévoient pas une telle formalité. L’Acte sur les indications géographiques (2008) donne au propriétaire une protection automatique sans enregistrement: on parle de protection passive. Toute partie intéressée peut donc intenter une action contre des indications trompeuses. De même, en Inde (Geographical Indications of Goods Act, 2003) ou en Lettonie (Law on Trademarks and GIs) l’enregistrement des IG n’est pas obligatoire bien qu’il existe un système d’enregistrement.
- Quel est l’objet?
Il n’y a pas de consensus sur les produits qui devraient ou non être élus à la protection sui generis. Le règlement européen 510/2006, limite son champ d’application à certains produits agricoles et denrées alimentaires (alinéa 8 du préambule) . Néanmoins, le droit de l’OMC ne limite pas l’utilisation de noms géographiques aux produits agricoles. Le droit de l’OMC autorise une telle utilisation notamment pour les produits industriels et travaux manuels en Inde, République Tchèque, Thaïlande, Russie et Turquie.
- Etendue de la protection
Quels sont les droits/les effets de l’enregistrement par le système sui generis?
- Comment administrer et faire respecter les droits?
La plupart des systèmes sui generis imposant l’enregistrement prévoient un contrôle officiel de conformité au cahier des charges. Au sein de l’Union Européenne, le règlement CE 882/2004 relatif aux contrôles officiels et à la protection des IG définit les missions des États Membres. Ces derniers doivent mettre en place des plans nationaux de contrôles pluriannuels et définir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives ainsi que des mesures administratives (mesures correctives, retrait de la vente, destruction ou encore fermeture, ou autres).
Dans la plupart des pays membres de l’OMC où un cadre juridique sui generis pour la protection des IG est établi, la protection n’y est assurée que ex parte, c’est-à-dire à la demande d’une partie intéressée (les producteurs ou des utilisateurs d’IG par exemple). Très peu de pays ont automatiquement la protection ex officio, une protection au nom de laquelle les pouvoirs publics peuvent intervenir sans autorisation préalable. L’actuelle législation européenne protège les IG et confère aux Etats Membres le soin d’agir et d’appliquer la protection ex officio[4]. Les modalités d’exécution du règlement sont librement gérées en interne par les Etats Membres[5]. Les pays ayant une protection ex officio sont par exemple les membres de l’Union Européenne ou encore la Suisse et la Croatie.
Le système de marque
La marque est définie par l’article 15.1 de l’ADPIC : «Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce».
La marque offre une protection à son propriétaire, en lui donnant le droit exclusif d’utiliser la marque pour désigner des produits ou des services, ou d’autoriser un tiers à le faire en contrepartie d’une rémunération. La durée de la protection varie (en moyenne tous les dix ans), mais une marque peut être renouvelée indéfiniment moyennant le paiement de taxes additionnelles. Pour être considéré comme une marque valide, un signe choisi doit être :
- distinctif : le signe doit permettre d’identifier ses biens et ces services par rapport aux autres biens et services qui lui sont semblables
- Non-déceptif: le signe ne peut pas être de nature à induire le public en erreur
Par ailleurs, il est important de comprendre les principes du droit des marques pour mieux cerner les implications de son utilisation en matière d’IG.
- Le principe d’antériorité
En droit des marques, le principe d’antériorité interdit aux producteurs de demander l’enregistrement d’un nom géographique comme une marque si celui-ci a antérieurement été enregistré comme marque de commerce par une autre partie de bonne foi (first in time, first in right). Il reste donc deux solutions : soit entrer en négociation avec le détenteur de la marque pour tenter de la lui racheter ; soit tenter une procédure judiciaire en annulation. A noter que l’une et l’autre sont des actions coûteuses.
- L’obligation d’utiliser la marque
Dans la plupart des pays, les marques sont protégées si elles sont enregistrées . Mais pour que la protection soit effective, la marque doit impérativement être utilisée sur le marché.
- La marque de commerce pour protéger les noms géographiques
Dans la mesure où par principe, un nom géographique ne peut pas se contenter d’indiquer le lieu où le produit a été fait (nom descriptif), la marque de commerce ne peut protéger une IG. En effet, la marque de commerce n’indique que la source commerciale puisqu’elle sert à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
Cependant, dans certaines conditions, la marque de commerce peut renvoyer à une origine géographique: c’est le cas où elle est utilisée et qu’elle a acquis un sens secondaire en faveur d’une entreprise en particulier (ex: « Schwartauer », qui désigne aujourd’hui plusieurs produits originaires d’une ville située dans le nord de l’Allemagne). C’est aussi le cas lorsqu’elle a acquis une connotation fantaisiste (ex: Mont Blanc, qui renvoie en fait à une collection de stylos de qualité).
- Marques de certification et marques collectives
Plusieurs pays protègent les biens et services par le système des marques de certification et/ou des marques collectives.
Les marques de certification servent à indiquer que les produits ou services pour lesquels elles sont utilisées ont des caractères particuliers, comme, par exemple, telle ou telle origine géographique. A ce titre, la marque de certification peut être descriptive, et se contenter de renvoyer au lieu de production sans nécessairement qu’il n’y ait de lien entre la qualité et le produit qu’elle identifie. Le propriétaire de la marque de certification- qui peut être un organisme public ou privé – se charge de garantir que les biens ou services pour lesquels la marque est utilisée ont bien la qualité certifiée. Pour remplir cette fonction de façon neutre et impartiale, le propriétaire de la marque de certification doit déposer, en même temps que la demande d’enregistrement de cette marque, un règlement détaillé qui précise, notamment, les caractères certifiés par la marque, les utilisateurs autorisés et les modalités de certification et de contrôle. Le propriétaire de la marque de certification n’a pas le droit d’utiliser lui-même cette marque. Ce principe est également appelé la « règle du non-usage par le titulaire»[6] .
En revanche, tout producteur qui respecte les normes de production définies par le propriétaire de la marque de certification a le droit d’utiliser cette marque. En principe, les poursuites pour atteinte à une marque de certification sont entamées par le propriétaire . Celui-ci attaquera le producteur qui utilise la marque alors qu’il ne respecte pas le règlement détaillé.
Ceci est particulièrement important car le propriétaire de la marque de certification doit veiller à ce que les produits portant cette marque possèdent les qualités certifiées. A titre d’exemple, le Lanham Act de 1946 aux Etats-Unis (§ 14) prévoit que l’absence de contrôle par le propriétaire du respect des conditions de certification est cause d’annulation de la marque de certification par la Commission Fédérale du Commerce. Des affaires emmenées devant la justice ont conclu que « le propriétaire devait mettre tout en œuvre pour ne pas que le public ne soit trompé»[7]. Les marques de certification sont le type dominant de protection des IG par le droit des marques aux Etats Unis.
Les marques collectives sont des marques qui sont utilisées pour indiquer que les produits ou les services désignés ont été produits, fournis ou commercialisés par des membres d’un certain groupe de personnes. Les marques collectives appartiennent donc à une collectivité, telle qu’une association corporative ou une association de producteurs ou de fabricants, par exemple, et servent à indiquer que l’utilisateur est membre de cette collectivité. Pour être membre de l’association titulaire de la marque collective, il faut, en général, se soumettre à certaines règles, concernant par exemple l’aire géographique de production des produits sur lesquels la marque est apposée ou les normes de production de ces produits. Contrairement à la règle pour la marque de certification, il n’est pas interdit aux titulaires des marques collectives d’utiliser eux-mêmes la marque. La collectivité propriétaire de la marque peut attaquer tout producteur qui utiliserait cette marque alors même qu’il n’appartient pas à la collectivité.
Le critère majeur reste donc l’appartenance à une collectivité. On peut se référer à la section 1127 du Lanham Act (Etats-Unis) qui définit la marque collective comme : «une marque utilisée dans le commerce de bonne foi par les membres d’une coopérative, association, ou groupe collectif (…) qui comprend des signes indiquant l’appartenance à une union, association ou toute autre organisation.
- Etendue de la protection des indications géographiques par le droit des marques
Les marques de commerce, marques collectives et marques de certification assurent une certaine protection aux IG sur la base d’une initiative privée.
Les producteurs d’IG doivent prêter attention à l’étendue de la protection en matière de droits de marques. En règle générale, l’enregistrement de la marque géographique ne permet pas toujours d’empêcher d’autres de d’utiliser la même marque dans sa version traduite (dans une autre langue) ou encore le même nom précédé d’une expression délocalisante (ex : Californian Champagne) ou d’un terme tels que « style », « genre », « type », autres.
Par ailleurs, la protection fondée sur le droit des marques engendre des coûts importants liés aux frais d’enregistrement. Cet enregistrement doit être renouvelé périodiquement (généralement tous les dix ans). Enfin, la marque est un mécanisme privé et donc entièrement à la charge de son propriétaire. A chaque procès, le propriétaire devra rapporter la preuve qu’il y a bien confusion du consommateur. Les dépenses liées au procès ou, en amont, le contrôle du respect des normes sont entièrement à la charge du propriétaire[8].
Les législations sur les pratiques commerciales
Les législations nationales portant sur les pratiques commerciales offrent des moyens d’action aux commerçants contre des concurrents qui commettent des actes commerciaux contraires aux pratiques commerciales honnêtes. Deux mécanismes dominants y sont rattachables: la concurrence déloyale et le passing off. En règle générale, ces modes sont utilisés parallèlement à d’autres modes de protection des IG. On dit qu’ils ne sont pas exclusifs.
- La concurrence déloyale
La concurrence déloyale peut être définie comme « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ». Il s’agit donc pour les Etats d’établir des règles pour le bon fonctionnement du marché et de déclarer illégal certaines pratiques commerciales induisant en erreur ou de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, et en particulier, pour ce qui nous concerne dans le cadre de ce module, quant à l’origine géographique des produits proposés par l’entreprise.
La grande majorité des pays prévoient dans leurs législations des normes sur la concurrence déloyale. A titre d’exemple, on peut se référer au Trade Practices Act d’Australie (1974) et dans lequel il existe une interdiction générale visant les actes commerciaux de nature trompeuse. L’article 53 de ce même acte interdit les dénominations géographiques de nature à induire le public en erreur[9].
- Passing off ou substitution frauduleuse
Elle concerne de façon majoritaire les pays de common law[2]. Dans ces pays, l’action pour substitution frauduleuse ou passing off est souvent considérée comme la base en matière de protection contre des concurrents malhonnêtes. Cette action peut être décrite comme un moyen de recours pour les cas où les produits ou les services d’une personne sont présentés comme étant ceux de quelqu’un d’autre. Un producteur appelle donc l’attention du public sur ses biens ou ses services d’une manière qui est susceptible de causer de la confusion avec ceux d’un autre commerçant et donc de porter préjudice au commerce, la réputation ou la bonne foi de celui-ci.
En Inde et selon le nouveau Geographical Indication of Goods Act (1999), la marque DARJEELING est protégée contre toute utilisation frauduleuse du nom géographique par des producteurs utilisant le thé Darjeeling comme simple composant de leur mixture mais utilisant la typographie et la taille des caractères de la marque de thé, comme si le leur contenait 100% de DARJEELING[11].
- Etendue de la protection des lois sur les pratiques commerciales
Sur le fond, la protection contre la concurrence déloyale et le passing off protège donc les commerçants et les producteurs contre l’utilisation non autorisée d’IG par des tiers sans nécessairement créer des droits privatifs. En effet, elle ne vise pas directement l’authenticité du produit ou le producteur mais bien LE bon fonctionnement du marché dans le commerce des produits.
D’un point de vue procédural, pour que l’action intentée pour substitution frauduleuse ou concurrence déloyale aboutisse et permette de faire obstacle à l’utilisation non autorisée d’une IG, le producteur plaignant doit démontrer que les produits pour lesquels il utilise régulièrement l’IG ont une clientèle ou une réputation établie et que celui qu’il attaque donne à croire au public que ses produits sont les même causant ou risquant ainsi de causer préjudice au producteur plaignant. De plus, la charge de la preuve repose sur le plaignant[12] . La protection accordée aux IG à la suite d’une action en substitution frauduleuse ou en concurrence déloyale n’est opposable qu’aux parties à la procédure: la preuve de la confusion du consommateur doit être établie à chaque fois que l’on souhaite faire valoir ses droits[13].
[1] RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
[2] Articles 4 et 5 du Règlement (CE) No 510/2006 du Conseil
[3] O’Connor, Names of which product should be registered? § 6.2
[4] Le régime juridique de l’UE sur la protection des AOP / IGP a été modifié avant la publication de la décision de la Cour de Justice sur le cas « Parmesan». Le nouveau règlement CE n°510/2006, dans son article 10 renvoie au règlement CE n° 882/2004 qui prévoit notamment la mise en oeuvre par les Etats Membres de plans nationaux de contrôle pluriannuels qui couvrent la protection des IG et la nécessaire sanction des infractions constatées. Voir Revue du Marche Commun et de l’Union Européenne (2003), issue 470 , p. 454-460, Affaire C-132/05
[5] Compte-rendu de la Table Ronde sur les Indications Géographiques – « La protection ex officio », Bruxelles, 9 Juin 2009
[6] L’inobservation de cette règle entraîne la nullité de la marque de certification
[7] Midwest Plastic Fabricators v. Underwriters Labs, 1990
[8] O’Connor, Geographical Indications and TRIPS, p14-19
[9]La concurrence déloyale n’est pas un mode de protection exclusif en Australie. En effet, pour protéger les IG, l’Australie dispose aussi du droit des marques (cf Trade Marks Act 1995, amendé par Trade Marks Regulations 24 January 1996)
[10]Dans les pays de traditions civilistes, la substitution frauduleuse est régit par l’action en responsabilité civile (droit civil)
[11]A noter également que l’Inde dispose à còté du passing off, d’un système sui generis protégeant les IG (cf. Geographical indication of Goods Act , article 50 et 51)
[12] Le Trade Practices Act de l’Australie simplifie l’action en matière de substitution frauduleuse en n’exigeant pas du plaignant qu’il apporte la preuve du dommage qu’il subit (O’Connor and Company, The protection of GI in selected countries, p 274)
[13] Voir Colloque sur la protection internationale des indications géographiques, 30 Oct 2001, l’OMPI OMPI/GEO/MVD/01/1
