El 30 de enero, fue publicada la decisión de la Junta de Apelaciones de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU (USPTO) en relación al caso que enfrentaba a “American International Watch” (Swiss Watch International Inc. contra Federation of the Swiss Watch Industry, T.T.A.B., No. 92046786, 1/30/12), un distribuidor y revendedor (en adelante, el distribuidor) y la “Federación de la Industria Relojera Suiza” (la Federación).
La Federación posee la certificación de marca “Swiss” y “Swiss made” desde el año 2006. La solicitud del distribuidor para el registro de las marcas “Swiss Watch International” y “Swiss legend” fue rechazada por la USPTO sobre la base de que crearía confusión con las marcas de la Federación. Luego del rechazo a la solicitud, el distribuidor solicitó la cancelación de las marcas de certificación de la Federación, basándose -entre otras razones- en el argumento de que la Federación no controlaba el uso de sus marcas y que los nombres han pasado a ser genéricos en los Estados Unidos y, en consecuencia, no tienen ya derecho a ser protegidos en este país.
La Junta rechazó la petición de cancelación, determinando que pese a la utilización por terceros de algunas marcas no registradas, las marcas de certificación no han pasado a ser genéricas, toda vez que la vigilancia de la Federación a nivel mundial y su sistema de ejecución han sido los adecuados. Asimismo, la Junta de Apelaciones tomó en consideración las acciones llevadas a cabo por la Federación para evitar el uso de marcas no registradas. Por otra parte, la Junta señaló que el público norteamericano percibe marca de certificación “Swiss” y “Swiss Made” como la identificación del origen en el que los relojes se fabrican. En tal medida, dichas marcas no pueden considerarse genéricas en los EE.UU.
Este caso (tanto en el rechazo de la USPTO a la solicitud de registro de las marcas “Swiss Watch International” y “Swiss Legend” y el rechazo de la Junta de Apelaciones a la solicitud de cancelación de las marcas de certificación “Swiss” y “Swiss Made”) muestra una evolución alentadora en la práctica de la USPTO en lo que se refiere a las marcas de certificación que contienen un origen geográfico. En particular, nos complace observar que el enfoque de la USPTO en este caso sigue una de las recomendaciones contenidas en el Manual de oriGIn sobre las IGs americanas, que propone un papel más proactivo de la USPTO en el rechazo de solicitudes de marcas registradas que incluyan marcas de certificación (véase la página 39 de nuestro Manual)!
La opinión de la Junta se puede consultar (únicamente en inglés) en:
