Sistema Sui Generis, “leyes de protección ad hoc”
El sistema sui generis concierne a leyes concebidas específicamente para la protección de Indicaciones Geográfica.
- Como son establecidos los derechos?
Generalmente la protección se encuentra basada en una obligatoriedad de registro; bajo el Reglamento comunitario 510/2006[1], dentro de la Unión Europea (EU), para beneficiarse de la protección de una designación de origen (PDO) o de una indicación geográfica protegida (PGI) un producto debe ser objeto de registro ante la Comisión Europea. La solicitud debe contener un código de conducta que presente al menos la siguiente información : el nombre del producto agrícola, la designación del producto, la delimitación del área geográfica, los hechos que testifiquen que el producto viene del área geográfica indicada, el método de obtención del producto agrícola, la relación entre la calidad del producto y su ambiente geográfico[2] .
Sin embargo, algunos países tales como Singapur, no prevén un registro de indicaciones geográficas. La ley de Indicaciones Geográficas de 1998 brinda a las indicaciones geográficas una protección automática: llamada « pasiva » o de protección sin registro; una parte interesada puede iniciar acción judicial contra indicaciones engañosas. La misma iniciativa es tomada en India (la Ley de Productos con Indicaciones Geográficas, 2003) o en Latvia (Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas). Es dichos países, el proceso de registro existe, mas no es obligatorio.
- Cual es el objeto de protección?
No existe un aproximación uniforme, relativa a los productos que cualificarían para una protección sui generis. Bajo la Regulación EC 510/2006, los productos protegidos por un sistema sui generis son productos agrícolas selectos y foodstuff (párrafo 8 del preámbulo). Sin embargo, la ley de la OMC no limita el uso de indicaciones geográficas a productos agrícolas. El uso de las Indicaciones Geográficas es extendido a productos industriales y artesanías en India, Republica Checa, Tailandia, Rusia y Turquía.
- Ámbito de protección
Cuales son los derechos legales/ efectos del registro bajo el sistema sui generis?
Generalmente el nombre protegido se beneficiará de un ámbito de protección legal sólido. El sistema sui generis protege contra el uso comercial directo de una Indicación Geográfica (uso de palabra por palabra). Además previene el uso comercial indirecto de la misma en caso de que: la falsa indicación geográfica sea usada con una mención restitutiva de la verdadera indicación geográfica esperada (Ej. si expresiones tales como « tipo », « genero », « estilo », « tendencia », « imitación », « evocación » son usadas), aun si es que la falsa indicación geográficas refiere al verdadero origen geográfico esperado.
- Como administrar y ejecutar los derechos?
La mayoría de los sistemas sui generis que imponen registros, tienen previsiones para un control oficial del código de conducta. Dentro de la Unión Europea, la Regulación EC 882/2004 de control oficial y protección de indicaciones geográficas, determina deberes a los Estados Miembros. Se espera que establezcan planes de monitoreo nacional y que definan medidas disuasivas y efectivas que sean proporcionales a la infracción. Además deben presentar medidas administrativas (correctivas, de desistimiento en el comercio, destrucción, cese, otros).
La mayoría de los miembros de la OMC que protegen indicaciones geográficas bajo el sistema sui generis, tienen un marco legal ex parte, ello significa que la protección de las indicaciones geográficas es brindada solo ante el requerimiento de una parte interesada (Ej. productores o usuarios de indicaciones geográficas). Solo algunos países tienen provisiones para una protección ex oficio en los que las autoridades públicas pueden intervenir bajo capacidad propia. El actual marco legal Europeo, protege a las indicaciones geográficas confiriendo a los Estados la responsabilidad de hacer ejecutable la protección ex oficio[4] . Los Estados Miembros manejan libremente las modalidades de ejecución de la regulación[5]. Países con una protección ex oficio son, por ejemplo, miembros de la UE, Suiza y Croacia.
El sistema de marcas
El articulo 15.1 del acuerdo ADPIC brinda una definición de marca: « Cualquier signo, o cualquier combinación de signos, capaz de distinguir los bienes o servicios de un competidor, de aquellos de otro competidor, puede constituir una marca ».
Una marca provee a su titular un derecho de exclusiva para designar productos o servicios, o para autorizar a otra entidad su uso, a cambio de una compensación. La duración de la protección varía (aproximadamente 10 años), pero una marca puede ser renovada indefinidamente, bajo pago de impuestos adicionales. Para ser considerada como una marca legitima, el signo elegido debe ser:
- Distintivo: el signo debe ser capaz de distinguir unos bienes y servicios de otros similares
- No engañoso: el signo no de debe ser de naturaleza tal, que pueda generar confusión entre los consumidores
Es importante entender los principios de la ley de marcas para alcanzar las implicancias de estos medios de protección en las indicaciones geográficas.
- El principio de primero en el tiempo, primero en el derecho
El principio de primero en el tiempo primero en el derecho de la ley de marcas, previene a los productores de buscar el registro de una marca para un nombre geográfico si tal nombre, ya ha sido registrado en buena fe por un tercero. En tales casos, los productores solo tienen dos opciones; pueden empezar procedimientos de cancelación de la marca registrada o pueden empezar una negociación con el titular de la marca, buscando comprarla. Es de notar que ambas acciones pueden resultar costosas.
- La necesidad de uso de una marca
En la mayoría de países, las marcas se encuentran protegidas si se encuentran registradas; sin embargo, para que su protección sea efectiva, debe ser usada en el mercado.
- La marca para proteger nombres geográficos
En principio, una marca no puede tan solo componerse del nombre geográfico del lugar donde el producto es fabricado (nombre descriptivo). Una marca no puede ser usada para proteger un nombre geográfico; de hecho, la marca solo indica la procedencia comercial de un producto o servicio, dado que busca distinguirlo de los productos y servicios de otro competidor.
Sin embargo, bajo ciertas condiciones, un nombre geográfico, puede ser registrado como marca: si es que la marca ha adquirido «significado secundario» a favor de una compañía en particular (Ej. « Schwartauer », que refiriere a varios productos originales de una ciudad al norte de Alemania). Tal es el caso cuando la marca ha adquirido un significado adicional (Ej.. Mont Blanc, que refiere una colección de lapiceros de calidad.
- Marcas de certificación y marcas colectivas
Muchos países protegen bienes y servicios a través de marcas de certificación y/o marcas colectivas.
Las marcas de certificación indican que los productos o servicios para las cuales son usadas tienen características particulares; por ejemplo, su origen geográfico. En este aspecto, las marcas de certificación pueden ser descriptivas y se limitan a designar el lugar de producción, sin necesariamente implicar un vínculo entre la calidad y el producto que identifica. El titular de la marca de certificación, que puede ser una entidad publica o privada, debe asegurar que los bienes o servicios para los cuales se utiliza la marca de certificación, poseen la calidad certificada. Para poder llevar a cabo este rol de certificación de una manera neutral e imparcial, el titular de la marca de certificación, debe presentar, junto a la solicitud de registro de la marca de certificación, las regulaciones que en detalle describan, ínter alía, las características que debe certificar la marca de los usuarios autorizados; así como, los detalles referentes a la certificación y control. Como regla básica, el titular de la marca de certificación, no tiene derecho al uso de la marca. Este principio es también llamado «regla de no uso del titular»[6]. Sin embargo cada productor que cumpla con los estándares de producción, definidos por el titular de la marca de certificación, tiene el derecho de usar dicha marca.
En principio, una acción por infracción de marca de certificación, debe ser iniciada por el titular de la marca.
Esto tiene mayor importancia dado que el titular debe asegurarse que los productos que llevan la marca poseen la calidad cerificada.
Por ejemplo, la Ley Lanham americana de 1946 (sección 14) establece que la falta de control sobre la marca es causa de cancelación por la Comisión Federal de Comercio. Casos de derecho, han decidido que el titular « debe tomar acciones razonables, dada cualquier circunstancia para el caso, para prevenir que el publico sea engañado»[7]. Las marcas de certificación son la herramienta de protección principal para las Indicaciones Geográficas en los Estados Unidos.
Las marcas colectivas indican que ciertos productos o servicios han sido producidos, proveídos o comercializados por los miembros de un grupo identificado. Por lo tanto, las marcas colectivas son de titularidad de un cuerpo colectivo tal como, por ejemplo, una asociación de comercio o una asociación de productores, y sirven para indicar que la persona que utiliza la marca colectiva es un miembro de tal cuerpo colectivo. La membresía, en la asociación dueña de la marca colectiva, se encuentra generalmente sujeta al cumplimiento de ciertas reglas tales como: el área geográfica de producción de los bienes en los que la marca colectiva es usada, o el Standard de producción de tales bienes. Opuestamente a las reglas de marcas de certificación, los titulares de marcas colectivas, pueden utilizarlas. Una acción por infracción puede ser propuesta por el titular (como titulares) de la marca colectiva como por ejemplo, en el caso en que una marca colectiva sea propiedad de una asociación de productores legitimados para usar la marca colectiva y a la vez la marca sea usada por una persona que no es miembro de tal asociación.
El criterio principal es que se pertenezca a un cuerpo colectivo.
De hecho, la sección 1127 de la Ley Lanham americana, define a la marca colectiva como « usada por los miembros de una cooperativa, una asociación, o cualquier otro grupo colectivo u organización (…) que tienen una intención bona fide en el uso de la marca ».
- Ámbito de protección de indicaciones geográficas a través de las marcas
Marcas, marcas colectivas y marcas de certificación aseguran la protección de nombres geográficos basados en iniciativas privadas. En países en los que se han adoptado legislaciones marcarías, los productores de indicaciones geográficas deben prestar atención al ámbito de protección. Generalmente, el registro del nombre geográfico a través de una marca, no necesariamente impide a un tercero el usarla en su versión traducida (en otro idioma) o el usar el mismo nombre precedido por una expresión deslocalizadora (Ej. Californian Champagne) o acompañada de términos tales como « estilo », « genero », «tipo », y otros.Además, la protección marcaria implica recursos financieros importantes, mayormente relacionados a tasas de registro. Esta formalidad de registro debe ser renovada periódicamente (generalmente cada 10 años). Finalmente, como un mecanismo privado, la ejecución de la protección marcaría es totalmente de costo de los titulares. Para cada caso alegado de infracción, el titular debe establecer cual es la confusión del consumidor. El costo relativo al proceso o al monitoreo de este, bajo los estándares definidos, son totalmente costo del titular[8].
Las leyes relativas a prácticas comerciales
Las leyes nacionales, relativas a prácticas comerciales, brindan a los comerciantes una solución efectiva contra prácticas comerciales ilegales y deshonestas de los competidores. Las principales acciones al respecto son: la acción de competencia desleal y la acción de passing off. Generalmente, estos medios de protección son usados paralelamente a otros. No son medios de protección exclusiva.
- Competencia desleal
La competencia desleal puede ser definida como «cualquier acto de competencia contrario a las prácticas honestas en asuntos comerciales o industriales». Los Estados son los responsables de establecer las reglas para el funcionamiento justo del mercado y de declarar como ilegales determinado número de prácticas comerciales que confundan (o puedan confundir) al publico; en particular, y para nuestro propósito, en relación al origen geográfico de los productos mostrado por la compañía. La gran mayoría de países tiene regulaciones de competencia desleal. Por ejemplo, Australia, en la Ley de Prácticas Comerciales (1974) presenta una provisión general que prohíbe actos del comercio, que confundan al público consumidor. El artículo 53 de dicha ley, prohíbe el uso de designaciones geográficas que puedan confundir al público[9].
- Passing off
Esta acción es común en países que siguen la tradición del Common Law[10]. En estos países, el passing off es frecuentemente considerado como la base de protección contra competidores desleales. La acción de passing off puede ser descrita como un remedio legal para aquellos casos en los que los bienes o servicios de una persona se encuentran representados como si fueran aquellos de otra persona; causando así, un perjuicio al comercio, a la reputación o a la buena fe del competidor.
En India, bajo la Ley de Productos con Indicaciones Geográficas (1999), la marca DARJEELING se encuentra protegida contra cualquier posible mal uso del nombre geográfico por parte de productores que usen té de Darjeeling como un simple componente de su mezcla; de ser que usen la topografía y tamaño de la marca original; implicando así, que su té es cien por ciento DARJEELING[11].
- Ámbito de protección dado por las leyes de prácticas comerciales
Legalmente la protección contra competencia desleal y passing off, sirve al propósito de proteger a los comerciantes y productores del uso no autorizado de nombres geográficos por parte de terceros más no al propósito de generar derechos individuales de propiedad bajo esos nombres. De hecho, es un instrumento legal que busca el asegurar el funcionamiento seguro del mercado más que el garantizar la autencidad del producto.
Desde el punto de vista procesal, para demandar exitosamente bajo las bases de la ley de competencia desleal o passing off y, detener el mal uso de un nombre geográfico, el demandante debe demostrar que el producto, para el cual la indicación geográfica es normalmente usada, tiene un mercado (clientes) y una reputación establecida y que el uso del nombre geográfico, por una entidad no autorizada confunde al publico y ocasiona (o puede ocasionar) perjuicios. Además, la carga de la prueba es del demandante[12]. La protección acordada para la Indicaciones Geográficas, que deviene de una demanda basada en Passing Off o acción de competencia desleal, solo es efectiva entre las partes del proceso. La titularidad de protección de una indicación geográfica dada, debe ser demostrada cada vez que se solicita su ejecución[13].
[1] REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
[2] Articulos 4 y 5 del REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO
[3] O’Connor, Names of which product should be registered? § 6.2
[4] El marco legal para la proteccion de DOP y IGP fue enmendado antes de la publicacion del caso “Parmesan”. Estos reglamentos CE 510/2006 y su articulo 10 suspende el reglamento CE 882/2004 que establece el liderazgo de planes nacionales de control duraderos que cubren a la proteccion de indicaciones geograficas y penalidades necesarias. Ver Revue du Marche Commun et de l’Union Européenne (2003), issue 470 , p. 454-460, Case C-132/05
[5] Minutes of the Round Table on Geographical Indications on « The ex officio protection», Brussels, 9 June 2009
[6] La no observancia de esta regla genera la cancelación de la marca
[7] Midwes Plastic Fabricators v. Underwritters Labs, 1990
[8] O‘Connor, Geographical Indications and TRIPS, p. 14 to 19
[9] La competencia desleal no es una forma exclusiva de protección en Australia. Para proteger IG, Australia también tiene regulaciones bajo la Ley de Marcas (ver la Ley de Marcas 1995, enmendada por las Regulaciones marcarías del 24 de enero de 1996)
[10] Países con tradición de derecho civil, que brindan algún tipo de protección contra actos de competencia desleal, normalmente basan esta protección en acciones de ley general
[11] Es de recalcar que India utiliza, además del passing off, un sistema de protección sui generis para la Indicaciones Geográficas (ver el artículo 50 y 51 de la Ley de Productos con Indicaciones Geográficas)
[12] La Ley de Prácticas Comerciales (Australia) simplifica a la acción de passing off, al no demandar la prueba de infracción al demandante. (O’Connor and Company, The Proteccion of GI in selected countries , p 274)
[13] Simposio internacional en indicaciones geograficas del 30 de octubre de 2001, OMPI /GEO/MVD/01/1
